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到手的商标也会“飞”走:企业商标池的内控攻略丨星瀚知产

2020-06-15
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企业越大,经营的业务越多,越可能申请注册更多的商标。然而,商标申请注册成功后,并非万事大吉。如果疏于对历次获得的商标状态进行管控,企业将可能不断面临商标被撤销、被注销而自身不知情的问题。

企业如何通过内控制度对商标风险进行事前防控,降低后续商标流失可能?笔者将结合经办案例与实务经验给出建议。

商标流失的一则案例

笔者团队曾经为一家有着众多商标的企业提供知识产权保护服务。在对该公司商标检索中,我们发现,该公司实际有效的商标数量与该公司自认为有效的商标数量有很大出入:

首先,该公司各部门提交给我们的已注册商标表格杂乱无章、清单不一。有的商标由市场部注册,而法务团队毫不知情;有的商标由品牌中心注册、法务部管理,导致部门间无法动态知悉商标注册、续展等整体情况。

对上述表格进行梳理后,我们对所列商标的实际使用情况进行检索、核验,竟然还发现不少商标已经丧失了法律效力:比如,有些商标因为没有及时递交使用证据而被撤销;还有一部分商标因为专用权到期没有及时续展,导致商标已经被注销。

知悉上述情形后,原本一心想追加投入宣传费用、打响企业品牌的创始人十分震惊。于是,该企业决定,在律师完成商标池梳理、对商标权利流失情况调查完毕之前,暂时不再投入宣传经费,避免因商标流失导致广告宣传打水漂。

商标疏于监管下的常见问题

商标对企业的重要性不言而喻,但或因企业缺乏相应的商标负责人,或因涉及商标管理的部门繁多,在多头负责的情况下缺乏统一机制,进而对商标监管不到位。根据笔者多年来商标管理服务的经验,对企业商标池梳理后,通常会发现如下四类问题:

1、商标到期未续展

一个注册商标的有效期为十年。正常情况下企业应当在到期前十二个月内向商标局申请续展并续费,从而再次延续十年商标专用权有效期。但是,由于商标有效时间长达十年,不少企业很可能遗忘具体的失效时间,乃至忽略该注册商标,以至于商标到期未续费而被注销。

2、商标连续三年未使用,被第三人申请撤销

根据《商标法》第四十九条的规定,当有人对企业的商标提出“因三年未使用”而要求撤销(简称“撤三”)时,商标局一般会向企业申请商标注册时的登记地址发送一份答辩通知,要求企业提供最近三年有效使用过该商标的证据。只要企业提供了近三年中使用

该商标的证据,则该商标一般不会被撤销。然而,由于商标从注册到被“撤三”,往往会经历数年甚至数十年时间,企业预留的注册登记地址很可能已经发生变更,导致商标局寄送的有关通知企业无法收到。一旦该企业未能答辩举证,就会导致商标被撤销。

在收到第三人“撤三”申请后,商标局也有可能向企业申请该商标时委托的商标代理机构发送一份“撤三”答辩通知书。虽然有的代理机构会转送,但也不乏因机构未能及时转送,最终导致企业在对“撤三”不知情的情况下被撤销商标。

3、商标未全面注册

在企业设立初期,有商标意识的企业虽然会将商标图样在某些类别申请注册,但随着企业发展,该商标可能被实际应用到更多类别。对企业而言,很容易忽视这些商标事实上没有在相应类别上注册过就径行使用的情况。即,存在商标遗漏注册的情况。

4、在不知情的情况下被他人抢注

对于上述第二种情况中商标被“撤三”,以及第三种情况中的“遗漏注册”,竞争对手常通过商标检索来利用这两个商标漏洞,转而在这些领域申请注册相同的商标。这对我方企业进一步发展制造了很大的障碍。尤其在“撤三”的情形中,往往是竞争对手为了注册他人原先使用的商标,同时提交“撤三”申请和自己的商标注册申请,导致我方企业的商标刚被撤销,马上就被竞争企业抢注成功,使我方企业无法再正常使用该商标,必须通过行政或诉讼手段救济。

商标内控的实施方案

企业商标作为企业最持久、最具价值的无形财产,只有在内部构建良好的商标管理控制体系,才能使企业商标池得到有序高效的管理。那么,应当如何操作呢?笔者根据过往办案经验,将商标内控措施实施方法归纳如下:

第一步,对企业有关商标的现有资料进行初步收集整理。向一个或多个部门收集企业的商标注册证,并向部门收集企业注册商标有关情况的电子表格,内容包括商标何时申请、实际使用情况等。

第二步,对企业商标的实际法律效力进行深入检索和核验。检索分为两步:首先,依据上述收集的材料进行检索,查看是否存在注册后,因为未及时续展或不正确使用而导致商标被注销或撤销的情况,对现有商标名录进行核验。其次,接入商标局官方数据库对我方企业商标进行重新检索,以对企业事实上注册的商标进行查缺补漏。比如,以企业名称作为商标申请主体进行检索,以免遗漏部分企业已经注册但未整理登记的商标;此外,还需要以商标名称或图样进行检索,以免有子公司注册而母公司不知情的情况出现,或可能发现有竞争对手抢注商标的情况。

第三步,在对企业商标完成了收集、核验后,以电子表格形式梳理企业商标池情况,直观展示企业商标存在的风险,并辅助作出相应的商标处理对策。对于正在使用的有效商标,该电子表格应当包括商标存续时间、商标续展期、商标注册类别与实际使用类别情况等;如果商标已经失效,则记录失效原因,以便于应对和补救;如果商标长期实际使用,但是从未注册或从未注册于某一列类别,也应当列入表格并警示及时注册。此外,如果商标在法律层面有效,但因各种原因丢失商标注册证,应当及时补办注册证,便于内控和商标梳理。

当商标池梳理完成,则可以有针对性地对本文第二部分提到的常见商标问题逐个解决:

1、对商标专用期届满、需要及时续展的情况,由企业安排部门负责人专门承担提示义务,并设计多部门负责人承担未及时续展的责任,以免因其中一个部门负责人离职或失职导致商标被注销。

2、对于商标被第三人申请撤销的情况,商标局一般会以书面形式告知企业及时应对。考虑到企业地址可能变更,应及时将目前登记注册地告知商标局备案。应当注意的是,商标局仅会向登记注册地发送文书,而不会向实际经营地址寄送文件。因此,还需要委托专人在现行注册地负责接收,确保有人在收到“撤三”答辩意见书等重要商标局通知或文书后能够及时转送。

3、对于商标未全面注册的情况,企业可根据自己的业务范围,结合企业发展的战略方向,并将商标注册类别与实际使用类别进行全面的梳理归纳,从而对相应商标类别进行补充注册。

4、在梳理过程中,还可能发现子公司自行注册商标,但母公司不知情的情况。解决办法是,将所有子公司、分支机构的商标权收归一个公司所有,再通过签订商标授权使用协议的方式授权给需要实际使用的关联公司进行使用。由一家公司牵头,定期对商标池进行梳理,也可以较大程度进行商标风险防控。

5、商标梳理中遇到他人抢注的情况时,可根据商标抢注行为所处的阶段,确定最佳救济方案,包括提出异议、无效宣告、提起诉讼等方案。

总结

商标梳理虽有章可循,但具体实施流程业务量大、内容复杂、专业性较强;而在企业管理实务中,商标法律业务往往涉及公司多个部门,包括法务部、市场部、知识产权部、品牌中心等,这些部门多属于同一级别。此时,该由哪个部门牵头、由哪个部门负责等问题会导致商标梳理活动陷入僵局,极大影响瑕疵商标的处理效率。

因此,企业内控制度的建设,需要充分考量现有的各项法律规定、司法实务要求和企业运行现状,在职能、架构、机制层面进行协调,才能真正有效地管控好商标池,避免因商标问题拖了企业整体战略布局的“后腿”,阻碍了企业发展。

作者:黄璞虑,徐琎